Οι προϋποθέσεις της αποδυνάμωσης σύμφωνα με το άρθρο 12 του νέου πρόσφατου νόμου 4679/2020 για το σήμα (ως αποτέλεσμα μεταφοράς στο ελληνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής οδηγίας 215/2436) είναι έξι. Πέντε εξ’ αυτών είναι θετικές και συγκεκριμένα η καταχώριση του μεταγενέστερου σήματος, η πάροδος πενταετίας από την καταχώριση, η χρήση (αδιάλειπτη και πενταετούς διάρκειας) του σήματος στις συναλλαγές, η γνώση της χρήσης του, ανοχή της χρήσης του σήματος και η τελευταία, ήτοι η έλλειψη κακής πίστης κατά την κατάθεση του σήματος είναι αρνητική.
Καταχωρημένο πρέπει να είναι το σήμα υπέρ του οποίου ζητείται η εφαρμογή του άρθρου 12 προς απόκρουση αίτησης ή ανταγωγής για την ακυρότητά του ή προς απόκρουση αγωγής για την απαγόρευση της χρήσης του. Καταχωρημένο λοιπόν πρέπει να είναι το σήμα ενός εκ των εξής τριών προσώπων: α) του εναγόμενου με αγωγή απαγόρευσης της χρήσης, β) του καθ’ ου η αίτηση ακυρότητας ή γ) του αντεναγόμενου με ανταγωγή ακυρότητας.
Έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι δεν ενδιαφέρει αν το προγενέστερο δικαίωμα με βάση το οποίο διεκδικείται η απαγόρευση της χρήσης ή η ακυρότητα είναι καταχωρημένο σήμα ή μη καταχωρημένο διακριτικό γνώρισμα. Το άρθρο 12 παρ. 1 ορίζει σαφώς εξάλλου, ότι το προγενέστερο δικαίωμα μπορεί να είναι είτε καταχωρημένο σήμα, είτε μη καταχωρημένο διακριτικό γνώρισμα.
Η πενταετία πρέπει να είναι περίοδος αδιάλειπτη χωρίς δυνατότητα παράτασης σύντμησης. Πρέπει επίσης να καλύπτει όλες τις άλλες προϋποθέσεις περί αποδυνάμωσης του δικαιώματος στο σήμα, να έχει υπάρχει δηλαδή:
1) Πενταετία από την καταχώριση,
2) Πενταετία χρήσης του σήματος,
3) Πενταετία γνώσης της χρήσης του σήματος και
4) Πενταετία ανοχής.
Όλες αυτές οι πενταετίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και να έχουν «τρέξει» παράλληλα και ταυτόχρονα.
Η χρήση πρέπει να είναι πραγματική. Η έννοιά της συμπίπτει με αυτήν της ουσιαστικής χρήσης, στα άρθρα 28 (απόδειξη χρήσης) και 50 παρ. 2 στοιχείο α’ (έκπτωση για μη χρήση). Η χρήση δεν πρέπει να είναι προσχηματική, ούτε αρκούν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες. Χρήση στις συναλλαγές δε, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών στο κοινό, δηλαδή σε πελάτες και καταναλωτές. Τέλος, στην περίπτωση του άρθρου 12, η χρήση πρέπει να είναι τέτοια που να οδηγεί σε γνώση του τρίτου που επιδιώκει την ακυρότητα του σήματος ή την απαγόρευση χρήσης του, άρα μια πραγματική αλλά αρκετά περιορισμένη χρήση ενδέχεται να μην αρκεί.
Αντικείμενο της γνώσης πρέπει να είναι η χρήση του σήματος και όχι η καταχώρισή του. Αρκεί δηλαδή, ο δικαιούχος του προγενέστερου δικαιώματος να γνωρίζει ότι γίνεται χρήση του σήματος στις συναλλαγές χωρίς να γνωρίζει και ότι είναι καταχωρημένο στο μητρώο. Όπως η χρήση, έτσι και η γνώση εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε προϊόν/υπηρεσία που αναφέρεται στη μερίδα του σήματος.
Αντικείμενο της ανοχής είναι η χρήση του σήματος στις συναλλαγές αλλά και η γνώση ότι γίνεται η χρήση αυτή. Εάν λείπει η γνώση, θα λείπει και η ανοχή. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι όπως η χρήση και η γνώση, έτσι και η ανοχή θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε προϊόν/υπηρεσία που αναφέρεται στη μερίδα του σήματος. Η ανοχή επίσης προϋποθέτει μια ηθελημένη αδράνεια του προγενέστερου δικαιούχου. Αυτός θα πρέπει να παραλείπει να αμφισβητήσει το κύρος ή τη χρήση του σήματος, ενώ κάτι τέτοιο του είναι εφικτό και ενώ η χρήση του μεταγενέστερου σήματος διαμορφώνει μια μη επιθυμητή γι’ αυτόν κατάσταση.
Μία απλή διαμαρτυρία λοιπόν, ή η επίδοση ενός εξωδίκου δεν αρκούν ως ενέργειες από τον προγενέστερο δικαιούχο για να αποτραπεί η επέλευση της αποδυνάμωσης (απώλειας δικαιώματος λόγω ανοχής), ειδικά εάν μ’ αυτό δεν επιτεύχθηκε η παύση της χρήσης του μεταγενέστερου σήματος. Θα πρέπει δηλαδή ο προγενέστερος δικαιούχος να προχωρήσει και σε άσκηση αγωγής και, αν αυτή απορριφθεί, σε άσκηση ενδίκων μέσων.
Αρνητική και τελευταία προϋπόθεση της αποδυνάμωσης του δικαιώματος στο σήμα λόγω ανοχής είναι η έλλειψη κακής πίστης. Δεν αρκεί για την αναμφίβολη θεμελίωση κακής πίστης μόνο το γεγονός ότι ο καταθέτης προχώρησε στην κατάθεση του σήματος μολονότι γνώριζε ή μπορούσε και όφειλε να γνωρίζει ότι υπάρχει άλλο προγενέστερο όμοιο ή παρόμοιο σήμα ή προγενέστερο διακριτικό γνώρισμα ή δικαίωμα. Απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία και ιδίως ο σκοπός παρεμπόδισης του προγενέστερου δικαιούχου. Αφορά περιπτώσεις όπου η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με πρόθεση βλάβης του προηγούμενου δικαιούχου δηλαδή κατά τρόπο καταφανώς αντίθετο στην καλή πίστη και την εντιμότητα, με συνέπεια ο ως άνω καταθέτης να μην είναι άξιος προστασίας ούτε βάσει της ρύθμισης περί αποδυνάμωσης. Το βάρος της απόδειξης της κακόπιστης κατάθεσης ανήκει στον προγενέστερο δικαιούχο.
